Markenverletzung auch bei Kollision mit schutzunfähigem Zeichenbestandteil (!)

Jetzt neu: auch schutzunfähige Zeichenbestandteile können unter Umständen eine Markenverletzung begründen. Klingt zunächst komisch – ist aber jetzt (jedenfalls in Deutschland) so, findet der Bundesgerichtshof (BGH, Beschl. v. 09.07.2015, I ZR 16/14, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Bislang bestand Einigkeit, dass eine Markenkollision ausscheidet, wenn die Zeichen nur in Bestandteilen übereinstimmen, die nicht schutzfähig sind. Oder stark vereinfacht: wer eine Markenverletzung prüft, kann Markenbestandteile vernachlässigen, die für sich genommen markenrechtlich nicht schutzfähig sind. Das kann etwa der Fall sein, wenn Zeichenbestandteile für die zu schützenden Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend sind.

Das ist auch logisch: man kann ja schlecht ein Zeichenbestandteil vom Markenschutz ausnehmen, aber dann eine Markenverletzung just wegen der Übernahme des schutzunfähigen Bestandteils bejahen: dann wäre der Bestandteil ja gerade doch geschützt. Wenn ich das Wort „Schuhe“ in eine Marke aufnehme, die Schutz für die Ware „Schuhe“ gewähren soll, kann ich zu Recht nicht erwarten, ein Monopol auf das Wort „Schuhe“ begründet zu haben: dieser Zeichenbestandteil fällt grundsätzlich „hinten runter“ und wird beim Vergleich der Zeichen allenfalls ganz am Rande berücksichtigt (etwa unter dem Gesichtspunkt einer originellen Verbindung mit anderen Zeichenbestandteilen, aber das können wir hier vernachlässigen).

Markenverletzung trotz Schutzunfähigkeit des übernommenen Bestandteils?

Aber keine Regel ohne Ausnahme, und so eine Ausnahme hat der BGH nun gebildet.

Der BGH hatte einen Streit zu entscheiden, bei dem eine Wort-/Bildmarke „DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE“ angegriffen wurde, weil sie die ältere Wortmarke „BSA“ beeinträchtige. Die Verletzungsform sah so aus:

Markenverletzung DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE VERLETZUNGSMARKE
Die angegeriffene Verletzungsmarke

Die in der angegriffenen Marke enthaltene Abkürzung „DSA“ sei rein beschreibend und damit schutzunfähig,  weil auch die Langform „Deutsche Sportmanagementakademie“ Teil der Marke war und diese Angabe ihrerseits glatt beschreibend und damit schutzunfähig sei.

Das gilt allerdings nicht für die Widerspruchsmarke „BSA“ – da diese Marke keine wie auch immer geartete Langform enthielt und auch sonst kein Bedeutungsgehalt der Abkürzung unmittelbar ersichtlich ist, komme ihr durchschnittliche (oder auch: normale) Kennzeichnungskraft zu (s. hierzu BGH, Beschl. v. 08.06.2000, I ZB 12/98, GRUR 2000 , 1031, 1032 = WRP 2000, 1155Carl Link; Beschl. v. 01.062011, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 12 = WRP 2012, 83Maalox/ Melox – GRY).

Übernimmt man nun unkritisch den oben zitierten Grundsatz, kommt man zu einem Ergebnis, das ziemlich eigenartig anmutet:

Weil ja „DSA“ schutzunfähig ist, müsste man diesen Bestandteil eigentlich unberücksichtigt lassen. Da der Rest der Verletzungsform aber mit der Widerspruchsmarke „BSA“ keinerlei Ähnlichkeit hat, wäre der Inhaber der jüngeren Marke fein raus:

Er hätte sie alle ausgetrickst und kann künftig mit der Abkürzung „DSA“ für die gleichen Waren werben, für die der Inhaber der älteren Marke „BSA“ Schutz beansprucht. Das wäre erkennbar ungerecht.

Der BGH folgert deshalb: Ist allein der Zeichenbestandteil der Verletzungsform nicht schutzfähig, soll die Übereinstimmung mit einem Bestandteil einer älteren Marke trotzdem eine Kollision begründen können.

Wie bekommt man nun das richtige Ergebnis – so billig darf die jüngere Marke nicht davonkommen – in die bestehende Dogmatik des Markenrechts eingepasst?

Der BGH musste noch ein paar Klimmzüge machen.

Zur Erinnerung: bei „DSA DEUTSCHE SPORTAKADEMIE“ handelte es sich um eine komplexe Marke, die neben der möglicherweise kollidierenden Abkürzung noch zwei Worte und ein bisschen (triviale) Grafik enthielt. Eine Kollision kam daher nur in Betracht, wenn der übereinstimmende Bestandteil die Verletzungsmarke auch prägte.

Eine Verwechslungsgefahr setzt nämlich voraus, dass just die Bestandteile als wesentlich wahrgenommen werden, die sich ähnlich sind. Hätte man für die jüngere Marke die Wortbestandteile „ZALANDO DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE“ gewählt, hätte kein Hahn nach der Abkürzung gekräht – es wäre das Fantasiewort „ZALANDO“ hängen geblieben.

Deshalb schränkt der BGH ein: nur dann, wenn der eigentlich schutzunfähige Zeichenbestandteil der Kollisionsmarke prägend ist, kommt eine Kollision mit einer jüngeren Marke in Betracht. Und das soll vorliegend der Fall sein, und zwar wegen der prägnant hervorgehobenen schriftbildlichen Gestaltung – und das lässt sich doch hören:

Markenverletzung DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE VERLETZUNGSMARKE
Die angegeriffene Verletzungsmarke

Zusammengefasst: wenn eine jüngere Marke von einem Bestandteil geprägt wird, der mit einer älteren Marke (teilweise) übereinstimmt, besteht auch dann Zeichenähnlichkeit, wenn der  Bestandteil (nur) der jüngeren Marke schutzunfähig ist.

Konsequenzen für die Markenpraxis

Bei künftigen Markenanmeldungen wird man die zitierte Entscheidung ebenso berücksichtigen müssen wie bei Widerspruchs- und Kollisionsverfahren.

Markenanmeldung

Künftig kann man sich nicht darauf verlassen, dass Markenbestandteile nur deshalb nicht mit älteren Marken kollidieren, weil sie glatt beschreibend sind.

Das klingt trivial, ist es aber nicht: in vielen Fällen in der Praxis versuchen Anmelder, Begriffe, die an der Grenze zur Schutzunfähigkeit stehen, durch das Hinzufügen von „Beiwerk“ wie grafische Gestaltungen zu schützen. So ein Vorgehen kann durchaus sinnvoll sein, denn bereits die Eintragung einer Marke als solches hat eine psychologische Abschreckungswirkung – Nachahmer können sich nie sicher sein, ob die Marke vom Amt nun (allein) wegen der grafischen Gestaltung oder nicht doch auch wegen des kritischen Wortbestandteils eingetragen wurde. Weil Verletzungsgerichte an eine Eintragung gebunden sind, läuft man Gefahr, dass man auch hinsichtlich des kritischen Wortbestandteils in einer Auseinandersetzung unterliegt – und nimmt von einer Nachahmung tendenziell eher Abstand, schon um sich die Unsicherheit zu ersparen.

In diesen Konstellationen muss künftig gerade bei Abkürzungen ein erhöhtes Augenmerk auf ältere Marken gerichtet werden.

Markenverletzung

Auch bei der Beurteilung von Kollisionen bereits eingetragener Zeichen ergibt sich aus der Entscheidung eine neue Ebene:

Konnte man bislang recht großzügig darauf verweisen, dass bestimmte Zeichenbestandteile von vornherein nicht berücksichtigt werden könnten, besteht künftig mehr Raum für Unsicherheit. Schon in der zitierten Entscheidung hat der BGH sich strecken müssen, um zu begründen, warum ein Zeichenbestandteil einerseits schutzunfähig sein soll – aber gleichzeitig geeignet sei, den Gesamteindruck der Marke zu prägen.

Man darf nämlich nicht vergessen, dass sich die Schutzfähigkeit einer komplexen Marke auch daraus ergeben kann, dass eigentlich schutzunfähige Zeichenbestandteile in origineller Form kombiniert werden (s. bereits BGH, Urt. v. 03.06.1977, I ZR 114/73, GRUR 1977, 719Terranova-Terrapin).

Die Abgrenzung, ob die Marke nun Unterscheidungskraft besitzt, weil die Kombination eigentlich schutzunfähiger Bestandteile so eigentümlich erscheint – und deshalb gerade die originelle Kombination den Gesamteindruck prägt – oder einer der schutzunfähigen Bestandteile wegen seiner hervorgehobenen grafischen Gestaltung sich als prägend erweist, ist kaum trennscharf möglich.

Eine Frage, über die man durchaus eine Dissertation verfassen kann, ist schließlich auch, was passiert, wenn die jüngere Marke – wegen der grafischen Hervorhebung – von dem schutzunfähigen Teil in ihrem Gesamteindruck geprägt wird, sie aber zugleich einen unterscheidungskräftigen Bestandteil enthält, der demgegenüber stark zurück tritt.

Auch der Grundsatz, dass bei Übereinstimmungen in schutzunfähigen Zeichenbestandteilen schon geringfügige Abweichungen aus einer Markenverletzung herausführen, gilt nämlich nur für den Fall, dass beide Marken schutzunfähige Bestandteile enthalten. Mit den Worten von einem, der es wissen muss:

„Wenn beide Kollisionszeichen schutzunfähige Zeichenbestandteile enthalten, sind strenge Anforderungen an die Markenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr zu stellen. Bei einer solchen Fallkonstellation begründen schutzunfähige Zeichenbestandteile einer als solcher schutzfähigen Kombinationsmarke grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr, selbst wenn ein noch erheblicher Teil der Verkehrskreise die schutzunfähigen Zeichenbestandteile mit der prioritätsjüngeren Marke verwechseln kann (BPatGE 11, 266, 267 – Gabelfisch). In einem solchen Fall reichen schon geringfügige Abweichungen in den übrigen Zeichenbestandteilen zur Vermeidung einer die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit aus (BGH GRUR 1975, 372 – Pentavenon/Essavenon).“

Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 14 Rn. 568.

Wenn man das für den Fall anders sehen möchte – und das muss man nun -, dass nur der Bestandteil der Verletzungsmarke schutzunfähig ist, sind die Spiele eröffnet.

Diese Überlegungen mit den THOMSON LIVE-Grundsätzen in Übereinstimmung zu bringen, wird dann nämlich zum Erbsenzählen mit verbundenen Augen im Nebel bei Nacht (s. EuGH, Urt. v. 06.10.2005, C-120/04, GRUR 2005, 1042THOMSON LIVE).

Es sei denn natürlich, man ist Richter, denn so gut wie jedes Ergebnis wird sich in so einer Konstellation plausibel und unter Verweis auf bestehende Rechtsprechung begründen lassen. Rechtsanwälte  und ihre Mandanten müssen dagegen absehbar würfeln.