Die Welt ist nicht schwarz-weiß

Der Markenrechtler ist ein Gewohnheitstier, und manche (Binsen-) Weisheiten haben sich durch stete Wiederholung so tief ins kollektive Unterbewusstsein eingegraben, dass sie von niemandem mehr hinterfragt werden. Eine solche Weisheit wird gerade durch ein soeben veröffentlichtes Urteil des EuG widerlegt – und die Begründung ist überraschend offensichtlich.

Sei es im Rahmen von Markenanmeldungen, sei es im Verletzungsverfahren – den nachstehenden Satz hätten viele Praktiker sicherlich ähnlich formuliert:

„[…] die Anmeldung einer Marke in schwarz-weiß umfasst alle Farbkombinationen innerhalb der grafischen Wiedergabe, weshalb der Anmelder Schutz für jedwede Kombination“ von Farben beanspruchen kann.

Unter Verweis auf größtenteils ältere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (zuletzt etwa BGH, Beschluss vom 11.05.06, I ZB 28/04, GRUR 2006, 859  – Malteserkreuz) wird dann meist relativierend ergänzt, das ausnahmsweise etwas anderes gelten kann, wenn sich gerade aus der Farbgestaltung eine andere „Charakteristik“ (so der BGH wörtlich) ergebe.

Aber im Großen und Ganzen sei eine schwarz-weiß-Anmeldung eine gute Idee – weil die Anmeldung ja „keine bestimmte Farbe oder Farbkombination beanspruche“, gelte sie eben für alle Farben oder Farbkombinationen.

Es ist erstaunlich, dass über einen recht langen Zeitraum niemandem aufgefallen ist, dass diese Sichtweise mit sonst in Stein gemeißelten Grundsätzen des Markenrechts nicht vereinbar ist. Aber das Dogma bröckelte bereits, wie nicht zuletzt die „Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zum Schutzbereich von schwarz-weißen Marken“ des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster zeigt, in der ausdrücklich klargestellt wird, dass etwa für Fragen der Priorität keineswegs von Identität einer schwarz-weißen Anmeldung und einer farbigen Gestaltung auszugehen sei.

Nun dürfte es ganz gefallen sein.

Der EuG hatte nämlich in der Sache MILANÓWEK CREAM FUDGE (EuG, Urt. v. 09.04.2014, T-623/11, bislang nicht auf Deutsch verfügbar) Gelegenheit, sich mit genau dieser Frage zu befassen. Und er kommt zu einem eindeutigen Ergebnis.

Es kommt beim Zeichenvergleich auf den Gesamteindruck an – und zwar hinsichtlich der Klagemarke auf den Gesamteindruck der Marke in der Form, in der sie angemeldet wurde. Wenn eine potentielle Verletzungsmarke farbig gestaltet ist, die Klagemarke aber schwarz-weiß, dann ist die Farbgebung keineswegs zu vernachlässigen, weil sie im Gegenteil in erheblichem Maße zu einem abweichenden Gesamteindruck führen kann.

Mit den Worten des EuG (unter Tz. 37, 38):

„First, at the visual level, it is necessary to reject the applicant’s arguments that the registration of a mark ‘in black and white’ covers ‘all colour combinations which are enclosed within the graphic representation’ and that, ‘[t]herefore, the [applicant] can claim protection for any combination of vertical stripes consisting of white and colour stripes, regarding whether the colour stripes are black, orange or yellow’. From those arguments the applicant draws the conclusion that the ‘marks [at issue] must be regarded as being covering the same colours’.

No evidence has been place on the file to suggest that the earlier marks designated a specific colour when they were registered and the applicant confirmed that at the hearing. In that regard, the fact that a mark is registered in colour or, on the contrary, does not designate any specific colour cannot be regarded as a wholly negligible element in the eyes of consumers (see, to that effect, Case C?252/12 Specsavers International Healthcare and Others [2013] ECR, paragraph 37; see also, to that effect, judgment of 17 January 2012 in Case T?522/10 Hell Energy Magyarország v OHIM — Hansa Mineralbrunnen (HELL), not published in the ECR, paragraphs 49 and 50, and judgment of 24 January 2012 in Case T?593/10 El Corte Inglés v OHIM — Ruan (B), not published in the ECR, paragraph 29). It must also be borne in mind that the comparison must be made between the signs as they were registered or as they appear in the application for registration (Case T?29/04 Castellblanch v OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) [2005] ECR II?5309, paragraph 57).“

Der Entscheidung ist uneingeschränkt zuzustimmen.

Und damit stirbt ein Dogma: eine schwarz-weiße Anmeldung führt keineswegs zu einem erweiterten Schutzumfang. Der Vorteil wird künftig allein darin liegen, dass eine Benutzung in verschiedenen Farben unter bestimmten Umständen noch als rechtserhaltend gewertet werden wird. Interessant ist das also allenfalls, wenn beabsichtigt ist, die Marke in ständig wechselnden Farben zu benutzen. Da bietet es sich dann allerdings doch eher an, auch den materiellrechtlichen Schutz in etwaigen Verletzungsverfahren auszuweiten, indem von vornherein verschiedene Farbvariationen angemeldet werden.

Eine offene Frage ist, ob die jüngsten Entwicklungen im Markenrecht auf das Design- und Geschmacksmusterrecht ausstrahlen. Dort besteht (jedenfalls bislang) ein ähnlicher Glaubenssatz. Wir werden dieser Frage in einem späteren Beitrag nachgehen.