Zeitreisen mit dem BGH – oder mit den Worten von Doc Brown: „Du musst dir angewöhnen vierdimensional zu denken!“

Der Tag, an dem Marty McFly uns nach „Zurück in die Zukunft“ beehren sollte – der 21. Oktober 2015 – ist ja leider recht enttäuschend vorbeigezogen. Statt Hoverboards haben wir ein Internet voller Katzenfotos. Gut, dass wenigstens der Bundesgerichtshof die Weiterentwicklung der Menschheit kräftig vorantreibt – zuletzt mit einem Urteil, bei dessen Lektüre man zeitlich-räumlich schon sehr genau orientiert sein muss. Aber das Lesen hat sich gelohnt – und wir fassen die wesentlichen Aspekte hier kurz zusammen.

Im entschiedenen Fall hatte jemand eine Gemeinschaftsmarke angemeldet und dann festgestellt, dass jemand die Marke verletzt (BGH, Urt. v. 23.09.2015, I ZR 15/14). Der Ertappte hatte allerdings keine Lust, sich auf den Rücken zu legen. Weil die eigentliche Verletzungshandlung recht eindeutig war, kam er auf den sinnvollen Gedanken, einen Angriff gegen die Marke selbst zu fahren.

Und er wurde fündig.

Die angemeldete Marke hatte nämlich in französischer Sprache eine glatt beschreibende Bedeutung, und weil Frankreich nun einmal zur Europäischen Union gehört, wurde die Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft gelöscht.

So eine Löschung hat dann zur Folge, dass das Markenrecht als von Anfang an nicht existent betrachtet wird.

Ganz Gallien? Nein.

Eine Rettungsmöglichkeit gibt es für den so geschlagenen Markeninhaber nämlich auf den ersten Blick doch. Nach Art. 112 Abs. 1, Abs. 3 Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) kann er nämlich die Umwandlung seiner Gemeinschaftsmarke in eine nationale Markenanmeldung beantragen – und dabei gewissermaßen den Anmeldetag „mitnehmen“. Damit ist gemeint, dass der Anmelder rechtlich so gestellt wird, als hätte er die nationale Marke bereits an dem Tag angemeldet, an dem er die nun umzuwandelnde Gemeinschaftsmarke angemeldet hat.

Schon der schwammige Wortlaut der Vorschrift ist eine Einladung, die juristischen Klingen zu wetzen: da ist die Rede von einer „Anmeldung oder Gemeinschaftsmarke“, die in eine nationale Markenanmeldung „umgewandelt“ werden könne. Schon der Umstand, dass eine eingetragene Marke (lediglich) in eine „nationale Anmeldung“ umgewandelt werden könne, wirft semantische und logische Fragen auf.

Tatsächlich war und ist umstritten, was genau diese Umwandlungsvorschrift denn nun juristisch eigentlich bewirkt. Nach einigen Jahren hatte sich der Streit zuletzt auf die Frage fokussiert, ob so eine „Umwandlung“ zum Erhalt eines (ansonsten) einheitlichen Schutzrechts führe, bei dem lediglich der räumliche Schutzbereich auf ein oder mehrere Länder beschränkt werde.

Dieser Auffassung war auch die Vorinstanz, der 20. Senat unseres Heimatgerichts, des OLG Düsseldorf, gefolgt. Dabei wusste man sich in guter Gesellschaft; fast alle relevanten Kommentare und mehrere Senate des Bundespatentgerichts hatte sich in der Vergangenheit für diese Betrachtungsweise ausgesprochen.

Nach anderer Auffassung seien die beiden Schutzrechte dagegen getrennt zu betrachten; die „Umwandlung“ beschränke sich in ihrer Wirkung auf einen zeitlichen Bonus, den die nationale Markenanmeldung erfahre.

Wie entscheidet nun der BGH? Gar nicht.

Die Frage stelle sich nämlich gar nicht, weil die Rechtsnatur der Markenanmeldung für die Entscheidung des Rechtsstreits irrelevant sei. Und das liege am zwingenden Wortlaut des deutschen Markengesetzes.

Nach § 4 Nr. 1 MarkenG entsteht der Schutz nämlich erst „durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register“.

Mit anderen Worten: auch wenn man von einem „einheitlichen materiellen Schutzrecht“ ausgehe, könnten daraus erst Rechte abgeleitet werden, wenn die Marke auch „in das vom Patentamt geführte Register“ eingetragen worden sei. Verletzungshandlungen, die vor der Eintragung der nationalen Marke begangen wurden, könnten daher nicht weiterverfolgt werden.

Das dürfte dann allerdings doch eher eine Scheinlösung sein – was deshalb ärgerlich ist, weil die eigentlich relevante Streitfrage sicherlich noch einige wichtige Nebenerkenntnisse über die Rechtsnatur von Marken als solche abgeworfen hätte, wäre sie nur entschieden worden.

Es ist kaum erklärbar, wie man – was der BGH tut – einerseits von einem „einheitlichen materiellen Schutzrecht“ ausgehen können soll, das seine wesentliche Wirkung dann doch trotzdem erst nach einer sehr viel später liegenden Eintragung beim nationalen Patentamt entfalten soll.

Damit wäre ein Schutzrecht „materiell“ schon Jahre vorher entstanden – aber Ansprüche herleiten könnte man daraus jedenfalls für die Zeit vor der Umwandlung und nationalen Eintragung nicht.

Das läuft auf ein Schutzrecht hinaus, dem zwei wesentliche Dinge fehlen: der Schutz und das Recht.

Es ist daher nicht (nur) Lokalpatriotismus, der mich dazu bewegt, doch eher der Lösung „unseres“ 20. Senats unter seinem Vorsitzenden Schüttpelz zuzuneigen.

Und ja, man hätte die Streitfrage entscheiden müssen. Mit guten Gründen lässt sich nämlich vertreten, dass die vom BGH geforderte „Eintragung beim Patentamt“ kraft höheren Rechts als „…oder im Fall der Umwandlung einer Gemeinschaftsmarke die Eintragung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt“ zu lesen war. Der Zweck der Norm wäre damit gewahrt geblieben; Publizität wie auch Schutz für das Inland bot auch die Eintragung durch das HABM. Eine echte „Umwandlung“, wie sie die Gemeinschaftsmarkenverordnung vorsieht, wäre nur so zu gewährleisten.

Wäre es dem Gesetzgeber dagegen bloß um den Zeitrang gegangen, hätte er sich all das Gerede von „Umwandlungen“ sparen können. Die Vorschrift hätte dann nur einen Satz – und nicht sieben Absätze, die Art. 112 GMV aufweist – benötigt:

„Der Anmelder kann die Priorität der Gemeinschaftsmarkenanmeldung auch für die Anmeldung identischer nationaler Marken beanspruchen.“

Eine unionsrechtlich orientierte Auslegung hätte hier nach meinem Dafürhalten erheblich näher gelegen als ein recht platter Verweis auf den Gesetzeswortlaut, der ja bekanntlich keineswegs eine unumstößliche Grenze der Auslegung darstellt.

Was nehmen wir für die Praxis mit?

Zeichnet sich Ärger ab, bietet sich eine sehr frühzeitige nationale Anmeldung einer identischen Marke an – auch wenn die Gemeinschaftsmarke noch gar nicht gelöscht wurde und eine Umwandlung daher (noch) nicht möglich wäre. Damit ist sichergestellt, dass zumindest auf die (neue) nationale Marke gestützte Verletzungsverfahren nicht platzen, weil die EU-Marke aus dem Fenster fliegt.

Passiert das dann, sollte eine weitere identische Marke angemeldet werden, bei der dann der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommen wird. Problematisch ist insoweit natürlich, dass man angesichts der Identität der Marken mit einem Rechtsmissbrauchseinwand rechnen muss – der regelmäßig dann begründet ist, wenn eine identische Marke mehrfach angemeldet wird. Dadurch wird nämlich jedes Mal eine neue Benutzungsschonfrist begründet, die durch solche „Serienanmeldungen“ auf ewig verlängert werden könnte.

Hier wird man allerdings absehbar einwenden können, dass die spätere Marke zwar inhaltlich und räumlich, aber nicht zeitlich identisch ist. Und einen Rechtsmissbrauch hat der BGH stets dann verneint, wenn ein solcher qualitativer Unterschied bestand.

Dann aber kann man trotz der explodierten EU-Marke das Kamelrennen gewinnen – spätestens mit der Priorität der umgewandelten „Zweitanmeldung“ im Rücken dürfte man einen guten Teil von Verletzungshandlungen abfangen können.