Erfolgreiche Löschungsklage trotz abgelaufener Marke? Laut OLG Düsseldorf denkbar.

Für den Erfolg einer Löschungsklage soll es nach dem OLG Düsseldorf möglicherweise irrelevant sein, dass die Klagemarke noch vor Klageerhebung (!) wegen Nichtverlängerung gelöscht wurde.

Das folgert der 20. Senat unter seinem Vorsitzenden, VRiOLG Dr. Schüttpelz, aus jüngerer Rechtsprechung des EuGH und des EuG: daraus sei nämlich abzuleiten, dass der Beurteilungszeitpunkt – anders als einhellig in der deutschen Rechtsprechung anerkannt – nicht die letzte mündliche Verhandlung der Löschungsklage sein solle, sondern ein früherer Zeitpunkt:

„Die Parteien werden auf Folgendes hingewiesen:
In der deutschen Literatur wird davon ausgegangen, dass bei einer Löschungsklage auf Grundlage eines älterenRechts (hier: die Gemeinschaftsmarke CTM XXXXXXXXX) auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung abzustellen ist (vgl. Hacker, in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 55 Rn. 3; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3.Aufl., § 55 Rn.12). Die europäische Rechtsprechung scheint demgegenuber auf einen anderen Zeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH, Urteil vom 26.10.2016 C- 482/15 P Rn. 31/32 sowie die Nachweise in dem Urteil des Court of Appeal for England and Wales [2015] EWCA Civ 220 para 174).“

OLG Düsseldorf, Hinweis v. 08.12.2016, I-20 U 116/16.

Da reibt man sich zunächst verwundert die Augen. Bei der Lektüre der zitierten Entscheidungen stellt man dann fest, dass die betroffenen Verfahren Klagen gegen Entscheidungen des HABM (jetzt: EUIPO) betrafen, die sich gegen die Nichteintragung von Marken wegen älterer Rechte richteten und wobei nach der jeweiligen Entscheidung des Amts der Verfall der älteren Marken eingetreten war. EuGH und EuG hielten in dieser Konstellation an der Amtsentscheidung fest und bestätigten die Nichteintragung der jüngeren Marken.

Das erscheint auch nachvollziehbar: eine Verfallsentscheidung wirkt ja nur ex tunc, Art. 55 Abs. 1 Unionsmarkenverordnung (UMV). Damit war die Entscheidung des Amts im Zeitpunkt ihres Erlasses unbestreitbar richtig – und eine spätere Zurückweisung des Widerspruchs durch das EuG hätte ja zugunsten des Anmelders unter anderem die Entschädigungsansprüche nach Artikel 9b Abs. 2 UMV zur Folge gehabt und auch sonst rückwirkend gewirkt. Der EuG fand in der Vergangenheit noch weitere Gründe, die für das Abstellen auf den Zeitpunkt der Amtsentscheidung sprachen; sie finden sich in dem Urteil des EuG vom 08.10.2014, T-342/12 unter Rn. 25-27.

Sind diese Erwägungen auf eine Löschungsklage übertragbar? Das OLG Düsseldorf hält das jedenfalls für möglich. Aber auf welchen Zeitpunkt soll dann abgestellt werden? Eine Amtsentscheidung über die Nichteintragung der jüngeren Marke gibt es ja in einem solchen Fall nicht. Ist dann die letzte mündliche Verhandlung über die Löschungsklage in erster Instanz gemeint, die ja den Abläufen in den zitierten Entscheidungen am ehesten entspricht? Oder, was durchklingt, auf den Zeitpunkt der Markenanmeldung? Oder doch der Eintragung?

Schon diese Unsicherheit zeigt: die Verfahrenslage ist nicht vergleichbar. Es steht ja gerade kein Verfall der älteren Marke im Raum, sondern ein Erlöschen durch Nichtverlängerung.

Dann aber ergibt sich der relevante Zeitpunkt zur Beurteilung der Begründetheit eines Löschungsanspruchs klipp und klar aus dem Gesetz: es muss die letzte mündliche Verhandlung sein.

Das folgt einerseits aus § 51 Abs. 1 MarkenG, wo nämlich im Präsens formuliert wird:

„Die Eintragung einer Marke wird auf Klage wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht.“

Schon dem Wortlaut nach ist damit ausgeschlossen, dass es ausreicht, dass der Eintragung der Marke ein Recht nur entgegenstand.

Noch klar wird es, wenn man einen Blick in § 55 Abs. 3 MarkenG wirft. Dort werden dem Markeninhaber umfangreiche Pflichten zum Nachweis der Benutzung der Klagemarke in den letzten fünf Jahren „vor Klageerhebung“ oder, falls die Benutzungsschonfrist im laufenden Verfahren endet, vor der letzten mündlichen Verhandlung auferlegt.

Das ist denknotwendig ausgeschlossen, wenn die Klagemarke noch vor Klageerhebung durch Nichtverlängerung erloschen ist – eine nicht vorhandene Marke kann man schlicht auch nicht benutzen.

Der deutsche Gesetzgeber hat damit klargestellt, das eine bloße Überschneidung der Rechtspositionen in der Vergangenheit nicht ausreicht, um – gegebenenfalls noch Jahres später – erfolgreich auf Löschung des jüngeren Rechts zu klagen. Sonst hätte er sich das Erfordernis der umfangreichen Benutzungsnachweise nämlich sparen können.

Ob die Bedenken des OLG Düsseldorf ausgeräumt werden können oder ob uns eine der derzeit ja sehr beliebten Vorlagen an den EuGH ereilt, werden wir hier berichten.

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